Comment pallier les risques PI, supply chain et digitaux?

1. Les risques liés à la propriété intellectuelle

L'acheteur doit s'assurer que son achat est protégé, les montants des droits pouvant se révéler très élevés. La propriété intellectuelle se décline en propriété littéraire et artistique (les droits d'auteur) et en propriété industrielle (dessins, brevets et marques). Il faut donc veiller à vérifier les droits d'un achat sur différents aspects. Par exemple, un logiciel est protégé sous sa forme "esthétique" (le code) par le droit d'auteur, sous sa forme technique (interface) par un brevet et sous sa nomination (logo) par la marque.

Les risques pour l'exploitant, en présence de droits privatifs de tiers, est l'interdiction, qui se manifeste par le retrait des produits ou la destruction des stocks, le paiement de dommages-intérêts, ainsi que la publication du jugement avec le risque d'atteinte à l'image de l'entreprise qu'il comprend. Parmi les précautions à prendre, l'exploitant doit s'assurer de sa liberté d'exploitation dans le respect des droits des tiers par l'obtention des droits nécessaires: acquisition, licence...

La propriété du développement

Francis Fernandez, directeur de la propriété industrielle chez PSA, recommande, dès le début d'une relation contractuelle, d'attribuer correctement la propriété, les conditions d'exploitation et la garantie d'éviction. "Les discussions sont souvent vives entre les parties au sujet des futurs problèmes d'exploitation. Par exemple, Renault peut acheter un siège qu'il compte utiliser sur un autre modèle de véhicule plus tard, alors que le fournisseur peut avoir envie de le vendre à un autre constructeur. Se pose alors la question de la propriété du développement. Cette partie doit être précisée dans l'appel d'offre". L'acheteur doit contractualiser, car les droits ne se transmettent qu'à l'écrit, par un contrat écrit stipulant la modalité du transfert. Et il doit s'assurer que l'ensemble de la chaîne est contractualisée, entre le rang 1 et le rang 2 si le rang 2 est l'inventeur notamment.

L'acheteur doit donc encadrer le sort des développements du fournisseur retenu, et négocier le transfert de droit pour l'exploitation, en tenant compte des droits antérieurs. L'accès aux éventuels droits antérieurs incorporés dans les résultats du développement doit être organisé dès le début de l'étude. Il faut en dresser l'inventaire, et prévoir les conditions financières d'accès à ces droits.

Il doit également tenir compte de la propriété des résultats du développement dès le début de l'étude. Cinq régimes de propriété sont possibles dans le cas d'un développement en commun avec un fournisseur : la pleine propriété des résultats par l'acheteur, la pleine propriété des résultats par le fournisseur, le partage de la propriété entre l'acheteur et le fournisseur, la répartition de la propriété selon des domaines d'application (à définir soigneusement) ou enfin la répartition de la propriété selon la société d'appartenance des créateurs.

Les conditions d'exploitation de la solution future

Il est également recommandé de prévoir les conditions d'exploitation de la solution future. Elles sont plus importantes encore que le régime de propriété. Par exemple, une licence gratuite avec droit de sous licencier est préférable à une copropriété avec contrepartie financière en cas d'exploitation. Les principaux cas possibles sont : la libre exploitation par les parties en toute indépendance réciproque (sans contrepartie et sans accord préalable de l'autre partie), une exploitation moyenne contrepartie financière (directe par les parties ou indirecte au travers de licence à des tiers) ou encore une exploitation moyenne exclusivité définitive ou temporaire.

Les garanties de jouissance et d'éviction

Enfin, les parties au contrat doivent établir les garanties de jouissance paisible et d'éviction. En vue de la livraison et donc de l'exploitation par l'acheteur du produit développé par le fournisseur, des garanties doivent être mises en place. Le fournisseur doit à l'acheteur la libre jouissance en garantissant que le produit est libre de droit et ne contrefait pas le brevet d'un tiers. Il doit lui garantir aussi la non éviction du fait des tiers : le fournisseur doit garantir qu'il est bien le propriétaire des droits qu'il a éventuellement transmis à l'acheteur.

Toutefois, l'existence d'une garantie n'exonère pas l'acheteur de sa responsabilité de contrefacteur. En cas d'action pénale, ce sont les dirigeants de l'acheteur qui iront en prison et en cas d'action civile l'acheteur est condamné et doit rechercher son garant. Le fournisseur n'a pas nécessairement la capacité d'assurer les garanties promis. Nul ne pouvant se garantir de sa propre faute, si l'acheteur est à l'origine du problème, le fournisseur n'est pas tenu à une quelconque garantie alors même qu'elle est écrite au contrat.

"Le risque de contrefaire un brevet est phénoménal, il faut absolument exiger une garantie du fournisseur pour éviter d'être complice d'une contrefaçon. Le risque est d'abord le coût que représentent les litiges, surtout au vu du fait que le dépôt de brevet est simple et que les personnes sont protégées par la loi" conclut Francis Fernandez.