Comment pallier les risques PI, supply chain et digitaux?

1. Les risques liés à la propriété intellectuelle

L'acheteur doit s'assurer que son achat est protégé, les montants des droits pouvant se révéler très élevés. La propriété intellectuelle se décline en propriété littéraire et artistique (les droits d'auteur) et en propriété industrielle (dessins, brevets et marques). Il faut donc veiller à vérifier les droits d'un achat sur différents aspects. Par exemple, un logiciel est protégé sous sa forme "esthétique" (le code) par le droit d'auteur, sous sa forme technique (interface) par un brevet et sous sa nomination (logo) par la marque.

Les risques pour l'exploitant, en présence de droits privatifs de tiers, est l'interdiction, qui se manifeste par le retrait des produits ou la destruction des stocks, le paiement de dommages-intérêts, ainsi que la publication du jugement avec le risque d'atteinte à l'image de l'entreprise qu'il comprend. Parmi les précautions à prendre, l'exploitant doit s'assurer de sa liberté d'exploitation dans le respect des droits des tiers par l'obtention des droits nécessaires: acquisition, licence...

La propriété du développement

Francis Fernandez, directeur de la propriété industrielle chez PSA, recommande, dès le début d'une relation contractuelle, d'attribuer correctement la propriété, les conditions d'exploitation et la garantie d'éviction. "Les discussions sont souvent vives entre les parties au sujet des futurs problèmes d'exploitation. Par exemple, Renault peut acheter un siège qu'il compte utiliser sur un autre modèle de véhicule plus tard, alors que le fournisseur peut avoir envie de le vendre à un autre constructeur. Se pose alors la question de la propriété du développement. Cette partie doit être précisée dans l'appel d'offre". L'acheteur doit contractualiser, car les droits ne se transmettent qu'à l'écrit, par un contrat écrit stipulant la modalité du transfert. Et il doit s'assurer que l'ensemble de la chaîne est contractualisée, entre le rang 1 et le rang 2 si le rang 2 est l'inventeur notamment.

L'acheteur doit donc encadrer le sort des développements du fournisseur retenu, et négocier le transfert de droit pour l'exploitation, en tenant compte des droits antérieurs. L'accès aux éventuels droits antérieurs incorporés dans les résultats du développement doit être organisé dès le début de l'étude. Il faut en dresser l'inventaire, et prévoir les conditions financières d'accès à ces droits.

Il doit également tenir compte de la propriété des résultats du développement dès le début de l'étude. Cinq régimes de propriété sont possibles dans le cas d'un développement en commun avec un fournisseur : la pleine propriété des résultats par l'acheteur, la pleine propriété des résultats par le fournisseur, le partage de la propriété entre l'acheteur et le fournisseur, la répartition de la propriété selon des domaines d'application (à définir soigneusement) ou enfin la répartition de la propriété selon la société d'appartenance des créateurs.

Les conditions d'exploitation de la solution future

Il est également recommandé de prévoir les conditions d'exploitation de la solution future. Elles sont plus importantes encore que le régime de propriété. Par exemple, une licence gratuite avec droit de sous licencier est préférable à une copropriété avec contrepartie financière en cas d'exploitation. Les principaux cas possibles sont : la libre exploitation par les parties en toute indépendance réciproque (sans contrepartie et sans accord préalable de l'autre partie), une exploitation moyenne contrepartie financière (directe par les parties ou indirecte au travers de licence à des tiers) ou encore une exploitation moyenne exclusivité définitive ou temporaire.

Les garanties de jouissance et d'éviction

Enfin, les parties au contrat doivent établir les garanties de jouissance paisible et d'éviction. En vue de la livraison et donc de l'exploitation par l'acheteur du produit développé par le fournisseur, des garanties doivent être mises en place. Le fournisseur doit à l'acheteur la libre jouissance en garantissant que le produit est libre de droit et ne contrefait pas le brevet d'un tiers. Il doit lui garantir aussi la non éviction du fait des tiers : le fournisseur doit garantir qu'il est bien le propriétaire des droits qu'il a éventuellement transmis à l'acheteur.

Toutefois, l'existence d'une garantie n'exonère pas l'acheteur de sa responsabilité de contrefacteur. En cas d'action pénale, ce sont les dirigeants de l'acheteur qui iront en prison et en cas d'action civile l'acheteur est condamné et doit rechercher son garant. Le fournisseur n'a pas nécessairement la capacité d'assurer les garanties promis. Nul ne pouvant se garantir de sa propre faute, si l'acheteur est à l'origine du problème, le fournisseur n'est pas tenu à une quelconque garantie alors même qu'elle est écrite au contrat.

"Le risque de contrefaire un brevet est phénoménal, il faut absolument exiger une garantie du fournisseur pour éviter d'être complice d'une contrefaçon. Le risque est d'abord le coût que représentent les litiges, surtout au vu du fait que le dépôt de brevet est simple et que les personnes sont protégées par la loi" conclut Francis Fernandez.

2. Les risques liés à la supply chain

L'externalisation permet de se recentrer sur son coeur de métier. Mais la majorité des entreprises ne maîtrisent pas leur supply chain. Les échanges sont de plus en plus complexes car de plus en plus impliqués dans les décisions stratégiques. La responsabilité de la fonction achats vis-à-vis du risque s'est parallèlement intensifiée. "Des études ont démontré que les responsables de chaînes d'approvisionnement avaient dans l'ensemble une mauvaise visibilité sur leur chaîne" souligne Bruno Frel, expert achats responsables de l'Afnor.

Le choix du fournisseur

C'est pourquoi, Isabelle Meyer, expert en avaries et litiges chez Renault, recommande de se poser la question en amont de l'achat d'un produit ou de son développement en propre. Si un acheteur fait le choix de passer par un fournisseur, il doit avoir conscience de la part que sa commande va représenter dans le chiffre d'affaires du fournisseur. Il doit aussi se poser la question de sa santé financière et de son intérêt spécifique à le choisir (qualité supérieure...). L'experte recommande également de raisonner en coût total, en n'oubliant pas d'inclure les transports de marchandises, les droits de douane et les risques de changes.

Le transfert de propriété

Au moment de la négociation, les parties doivent fixer une date de début et une date de fin au contrat, ainsi que le transfert de propriété. "Il ne faut jamais se charger du transport quand on n'est pas propriétaire des biens. En matière automobile, les marchandises sont fragiles, encombrantes et chères. Le contrat de transport du produit fini doit être soigneux. Par exemple, nos transporteurs n'ont pas le droit de stationner sur des aires gravillonnaires pour ne pas risquer d'abimer les véhicules transportés" insiste Isabelle Meyer. Les risques dus à la perte ou l'endommagement sont supportés par le vendeur et l'acheteur. L'expéditeur de fret ne supporte jamais le risque lié aux marchandises car elles ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi les points liés au transfert de propriété des biens doivent être réglés.

La bonne qualification de l'acte d'achat

Il est nécessaire de bien qualifier l'acte d'achat au préalable et de faire la différence entre fabricant, fournisseur, prestataire ou encore sous-traitant, en s'assurant au préalable que l'acheteur est maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage fait intervenir un prestataire ou un entrepreneur pour son propre compte. Le terme sous-traitant est parfois improprement employé, dès lors qu'une prestation est externalisée. Or le terme s'applique uniquement à l'entreprise qui confie une opération sous sa responsabilité à une autre personne.

La qualification a son importance car la sous-traitance totale est interdite sur certains marchés publics. De plus, le sous-traitant n'a pas de lien contractuel direct avec le maître d'ouvrage, qui ne peut agir contre le sous-traitant que sur le plan délictuel.

La validité de la sous-traitance tient à l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage. Si le sous-traitant n'a pas été accepté, l'entrepreneur principal reste tenu envers son sous-traitant mais ce dernier peut invoquer la nullité du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant pourra donc échapper au paiement de pénalités ou au versement d'indemnités en cas de mauvaise exécution de ses obligations, et il pourra demander des dommages-intérêts s'il a subi un préjudice du fait de l'avance de garantie de paiement.

L'autre risque est la résiliation du contrat principal par le maître d'ouvrage s'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant non accepté. Il doit alors mettre en demeure l'entrepreneur principal de régulariser la situation. La responsabilité du maître d'ouvrage peut être mise en cause s'il n'a pas vérifié la constitution de ces garanties par l'entrepreneur principal. Si le maître d'ouvrage connaît l'existence d'un sous-traitant et qu'aucune délégation de paiement n'a été mise en place, il doit mettre en demeure l'entrepreneur principal de justifier de la mise en place d'une caution. A défaut, il sera fautif et risque d'avoir à payer la prestation deux fois si l'entrepreneur principal, déjà payé, fait faillite et que le sous-traitant n'a pas été payé. Le risque est en effet que le sous-traitant se prévale d'un manque dans les garanties de paiement.

Il est donc fondamental pour un acheteur de savoir quel acte d'achat il passe avant de lancer la consultation. Le contrat de vente (ou de fournitures en matière de marchés publics) est un contrat par lequel une partie transfère à une autre la propriété d'un bien moyennant le paiement d'une somme d'argent. L'acheteur contracte avec un fournisseur ou un fabricant. Le contrat de louage d'ouvrage (ou contrat d'entreprise) est un contrat par lequel l'une des parties (l'entrepreneur) s'engage envers une autre (le client ou maître d'ouvrage) à faire quelque chose (un ouvrage corporel ou un service) moyennant un prix convenu entre elles ; l'acheteur contracte avec un prestataire de services ou un entrepreneur.

3. Risques liés à la digitalisation

Il n'y a pas de réelle révolution des ERP et le changement réside plutôt dans les nouveaux systèmes d'information sociaux. Les outils collaboratifs doivent être proposés à tous les acteurs de l'entreprise car ils répondent aux attentes des générations Y et Z qui veulent communiquer autrement. En plus de cet aspect RH, il existe des risques induits par les nouvelles criminalités digitales, qui peuvent aller parfois jusqu'à bloquer la production d'usines. Pour les acheteurs, il est important de s'assurer de la certification IT des fournisseurs (norme ISO 27001, audit de la sécurité informatique). Mais le plus important est de s'atteler à une meilleure communication entre les achats et l'IT. La sécurité est le sujet de l'IT mais elle ne doit pas se faire en silo. Cette collaboration étroite doit servir à déterminer l'architecture du SI achats, à choisir les bons outils et à les déployer en temps voulu afin de rendre les services attendus par les clients internes et externes des services achats. Christophe Boulaire, DSI chez Sagemcom, recommande même de nommer un responsable SI achats. "Il faut faire participer les utilisateurs aux cahiers des charges et à la mise en oeuvre pour qu'ils s'approprient les outils, et analyser ensemble les résultats et difficultés inhérents au SI achats" conseille-t-il."Si les projets achats ne marchent pas, c'est que la maintenabilité des systèmes n'est pas là. Il faut regarder d'abord ce qui existe dans l'entreprise, les ERP doivent être mise à jour avant d'envisager l'achat de nouvelles prestations".